2009年12月,最高人民法院曾发布《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》,在依法保护专利权人利益、激励科技创新等方面发挥了重要作用。五年多以来,专利侵权案件稳步增长,所涉法律问题深度触及专利基本制度和基本理念,所涉技术事实愈加前沿和复杂,市场价值和利益更加巨大。北京、上海、江苏等地高级人民法院分别出台有关审理专利侵权纠纷案件的指导意见。特别是《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确提出,要加强知识产权运用和保护,健全技术创新激励机制,建设国家创新体系。全国人大常委会决定在北京、上海、广州设立知识产权法院,集中审理专利等专业技术性较强的案件。为确保专利法的正确实施,统一和细化专利侵权裁判标准,及时回应科技创新对专利审判的新期待,有必要继2009年专利法司法解释之后再次起草有关专利侵权判定的司法解释。
早在2011年底,最高人民法院民三庭即开始进行专利侵权判定标准的专项调研。2014年初,《解释二》列入最高人民法院司法解释立项计划。在向社会公开征求意见,并多次听取中央有关部门、专家学者、法院、律师、专利代理人、企业、行业协会等反馈意见的基础上,条文草案历经16次修改形成送审稿,经最高人民法院审判委员会讨论,最终通过了该司法解释。
二、起草的指导思想
当前,全球新一轮科技革命和产业变革蓄势待发,我国经济发展方式加快转变,创新引领发展的趋势更加明显,知识产权制度激励创新的基本保障作用更加突出。十八届五中全会提出“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念,排在首位的就是创新,并强调创新是引领发展的第一动力,必须把创新摆在国家发展全局的核心位置,让创新贯穿党和国家一切工作,让创新在全社会蔚然成风。今年是“十三五”的开局之年,也是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年。面对新形势新要求,充分发挥专利制度在激励创新、促进科技进步和经济社会发展方面的关键作用,着力构建公正、透明的法治环境,激发创新动力、创造潜力和创业活力,对于加快实施创新驱动发展战略具有十分重要的意义。
《解释二》的起草紧扣专利法鼓励发明创造、促进科技进步和经济社会发展的立法目的,立足专利审判实践,始终贯彻如下指导思想:一是坚持问题导向,加大专利权保护力度,尽可能地解决周期长、举证难、赔偿低等突出问题,确保专利权人利益的实现,从根本上激励创新;二是坚持折中解释原则,强化权利要求的公示作用,增强专利权保护范围的确定性,为社会公众提供明确的法律预期,促使专利文件撰写水平的提高;三是坚持利益平衡原则,厘清专利权与其他民事权利的法律边界,既保护权利人的正当权益,鼓励发明创造,又避免专利权不适当地扩张,防止压缩再创新空间和损害公共利益、他人合法权益。
《解释二》的出台,是最髙人民法院积极营造有利于创新的法治环境的重要举措,丰富和完善了我国专利法律制度,将进一步遏制侵犯专利权的行为,进一步强化司法裁判对科技创新的导向作用,进一步有效激励自主创新和技术跨越,为大众创业万众创新提供有力的法律保障。
三、应当注意的问题
(一)关于原告对权利要求的选择
2009年公布的专利法司法解释第1条规定,权利人有权选择一项或多项权利要求,据以提起专利侵权之诉。实践中,有部分原告并未在起诉状中明确记载据以起诉的权利要求。对此,人民法院应当通过释明要求原告明确。通常情况下,原告在法院释明后,就会作出明确的选择。极个别情况下,经释明,原告仍不明确其选择的权利要求,则属于起诉条件不成就,应当依法裁定驳回起诉,这是对民事诉讼法第一百一十九条第(三)项、第一百二十一条第(三)项规定的受理条件的细化,并不构成对原告诉权的限制。
起草中,曾有另一种观点认为,经释明,原告仍不明确其选择的权利要求的,人民法院应当推定其选择全部权利要求或者全部的独立权利要求。考虑到此观点不利于促使原告积极选择权利要求,《解释二》未予采纳。
(二)关于民行交叉纠纷的实质性解决
虽然《解释二》第2条在提高诉讼效率方面进行了积极探索,但受现行法律规定的限制,并不能从根本上解决民行二元分立导致的周期长问题,仍有待立法层面的改造。比如,《解释二》第3条规定,对于专利存在明显违反专利法第二十六条第三款或第四款、应被宣告无效的情形,审理专利侵权案件的法院也只能先向当事人释明,告知其启动专利无效宣告程序,除非属于《解释二》第4条规定的情形。若无效程序被启动,则专利侵权诉讼一般应当中止。当然,若经对比,被诉侵权技术方案不落人专利权保护范围,则不需要中止诉讼,迳行判定被告不侵权即可。只有在合理期限内(专利复审委员会通常在7个工作日内完成对申请材料的审查),该专利权未被请求宣告无效的,人民法院才可以根据权利要求的记载确定专利权的保护范围。该条所称明显违反,是指权利要求与说明书“风马牛不相及”,构成技术方案实质上的矛盾,以至于无法运用说明书解释权利要求。对于权利要求得不到说明书支持的其他情形,不适用本条,旨在避免侵权程序过多地介入无效程序以及由此带来的裁判标准不一的问题。
(三)关于权利要求解释的尺度
作为划定专利权权利边界的标尺,权利要求是专利法的核心概念,专利制度中的许多规则都是围绕权利要求而展开。2009年发布的专利法司法解释曾体现了强化权利要求公示性的导向,《解释二》继续贯彻了这一指导思想,旨在增强专利权保护范围的确定性,为社会公众提供明确的法律预期,促使专利文件撰写水平的提高。这也是充分考虑我国现阶段专利质量总体上还处在较低水平的现状以及创新驱动发展战略实施的需求。
需要指出的是,文字表达本身具有一定的局限性,权利要求书对专利技术方案的概括难以做到全面、精准。而且,专利文件撰写水平的提高需要一个过程,不可能一蹴而就。因此,在强调权利要求公示性这一基本导向的同时,权利要求的解释需要保有一定的弹性,避免唯文字论,使真正有技术贡献的专利能获得比较周延的保护。比如,《解释二》第4条规定,对于专利文件中表达的歧义,只要本领域普通技术人员可以得出唯一理解的,人民法院应当按照此唯一理解予以矫正;再如,《解释二》第11条规定,方法权利要求未明确记载的步骤顺序在满足一定条件时可以构成专利技术特征。该条与第4条均在一定程度上实质弥补了专利文件撰写的疏忽。为了避免适用的泛化,增加了“唯一”“直接、明确地”等限定条件。
(四)关于封闭式组合物权利要求解释
《解释二》第7条明确了实践中争议已久的封闭式组合物权利要求的解释规则,也凸显了对权利要求公示性的尊重以及维护社会公众对专利权保护范围的信赖。因为历次版本的《专利审查指南》对于封闭式组合物权利要求的规定是相同的,即不得含有该权利要求所述特征之外的其他组分,除非是无法避免的常量杂质。通过长期的专利实践,此撰写方式和解释规则已为业界普遍接受,《解释二》第7条第1款规定的解释规则与《专利审查指南》保持了一致。
第7条第2款规定的中药组合物封闭式权利要求属于第7条第1款的例外。中药领域的组合物在作用方式、制作工艺、理化参数等方面皆与化学药物存在根本区别,不宜简单地套用《解释二》第7条第1款的解释规则。而且,我国在中药领域具有独特优势,采取与化学药物组合物不同的权利要求解释规则,符合中药产业发展实际,有利于保护中药领域的创新、推动行业的发展。因此,对于以“由……制成”等主要撰写方式的中药组合物权利要求的解释方法,原则上不适用第7条第1款的规定,而应当审查被诉侵权产品增加的技术特征对于技术问题的解决是否产生实质性影响。如未产生实质性影响,则一般认为被诉侵权产品落入专利权的保护范围。
(五)关于功能性特征解释
2009年公布的专利法司法解释第4条确立了功能性特征解释的基本原则,即该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式。《解释二》第8条进一步明确了功能性特征的定义以及等同的实施方式认定规则。
第8条第1款的但书将“仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式”的技术特征排除在功能性特征之外,包括但不限于变压器、放大器等。对于但书所称技术特征的认定,应注意基于本领域普通技术人员的认识水平和能力,由当事人进行举证。如果构成但书所述情形,则不属于专利法司法解释所称的功能性特征,相应地,无需适用“实施例+等同”的功能性特征的解释规则。
(六)关于技术方案的放弃
(七)关于外观设计的设计空间
《解释二》第14条所称的设计空间,是指设计者在创作特定产品外观设计时的自由度。设计者在特定产品领域中的设计自由度通常要受到现有设计、技术、法律以及观念等多种因素的制约和影响,特定产品设计空间的大小与认定该外观设计产品的一般消费者对同类或者相近类产品外观设计的知识水平和认知能力具有密切关联。对于设计空间极大的产品领域而言,由于设计者的创作自由度较高,该产品领域内的外观设计必然形式多样、风格迥异,该外观设计产品的一般消费者就更不容易注意到比较细小的设计差别。相反,在设计空间受到很大限制的领域,由于创作自由度较小,该产品领域内的外观设计必然存在较多的相同或者相似之处,该外观设计产品的一般消费者通常会注意到不同设计之间的较小区别。
在考虑设计空间这一因素时,应该认识到,设计空间的大小是一个相对的概念。设计空间极大或者设计空间受到极大限制两种极端情形,设计空间对于外观设计近似性判断的影响较为凸显,但在此外的大多数外观设计侵权案件中,设计空间的作用实际上相对地被弱化,因此,在外观设计专利与被诉侵权设计相同或者相近似的判断中,应当注意避免对设计空间适用的泛化。第8条之所以规定设计空间,目的在于更加准确地确定一般消费者的知识水平和认知能力。
(八)关于发明专利临时保护期
(九)关于销售
对于专利法第十一条规定的销售的界定,起草中曾有三种意见:合同成立说、合同生效说和标的物交付说。因许诺销售在性质上系销售者的单方意思表示,故当买卖双方达成合意时,即不再属于许诺销售的范畴。若采合同生效说,则生效前的合同订立行为仍被界定为许诺销售,这与许诺销售的性质不符。合同成立虽不当然生效,但买卖合同是否生效涉及的是买卖双方权利义务的拘束力问题,不等于专利法意义上的销售也必须严格地以此为标准。若合同成立后未交付产品,则不产生应赔偿的损失,但不影响已构成销售的定性。《解释二》第19条采用合同成立说,其意义在于厘清销售与许诺销售的法律界限。
(十)关于教唆、帮助侵权
侵权责任法第八条规定,二人以上共同实施侵权行为,造成他人损害的,应当承担连带责任。第九条规定,教唆、帮助他人实施侵权行为的,应当与行为人承担连带责任。由此可见,上述两个法条所涉及的行为均应承担连带责任,但教唆、帮助行为并不以共同过错为构成要件。实践中的突出问题是,帮助者与最终实施发明的人之间没有意思联络,明知其提供的零部件等只能用于生产侵犯专利权的产品,而仍然提供给最终实施发明的人实施。鉴于帮助者主观上明知,恶意明显,且其提供的零部件等是发明创造最终实施的专用品,故《解释二》第21条第1款将其纳入侵权责任法第九条调整的范围。该条第2款针对的是教唆侵权,其构成要件除了明知,主要是积极诱导,该款所称产品不要求必须是专用品。实践中,需要注意积极诱导与正常传授技术的区别。将教唆、帮助他人实施侵犯专利权的行为予以规制,是侵权责任法适用的应有之义,并非在现行法律框架之外给予专利权人以额外的保护,符合我国加强专利权保护的客观实际。
需要强调的是,间接侵权应当以直接侵权为前提,故条文表述为“实施了”侵犯专利权的行为,但并不意味着,在提起间接侵权诉讼之前,必须存在认定直接侵权成立的裁判。此时,则面临是否将间接侵权人和直接侵权人作为共同被告的问题。考虑到可能存在直接侵权人已经被在先裁判认定的情况,人民法院可以根据具体案情依法决定是否作为共同被告,本条未再赘述。但是,从实际操作看,无论是查明案件事实,还是连带责任的确定,乃至判决的执行,将直接侵权人和间接侵权人作为共同被告,效果可能更好。
(十一)关于现有技术(设计)的界定标准
(十二)关于在后专利权抗辩
1993年8月16日,最高人民法院就北京市高级人民法院关于天津市东郊农牧场诉中国人民解放军某工厂专利侵权上诉案有关问题的请示作出(93)经他字第20号批复。该批复认为,人民法院不应当仅以被告拥有专利权为由,不进行是否构成专利侵权的分析判断即驳回原告的诉讼请求,而应当分析被告拥有专利权的具体情况以及与原告专利权的关系,从而判定是否构成侵权。为清理此仅存的批复类司法解释,《解释二》第23条将该批复精神予以吸收,并在表述上稍作调整。
(十三)关于标准实施抗辩
专利侵权诉讼中,被诉侵权人以实施标准为由主张不停止实施行为的法律问题较为典型。该抗辩是否成立,取决于标准实施人的主观状态,即其对标准所涉及专利的知悉程度,而该知悉程度则是由标准对专利信息的披露情况决定的。因此,《解释二》第24条在专利信息披露背景下探究当事人的主观过错,进而确定是否判令停止标准实施行为以及民事责任的承担,这仍属于专利法和侵权责任法的视角,并不直接涉及竞争法的问题。
《解释二》第24条第1款、第2款分别从被诉侵权人、权利人两个主体出发,根据其主观过错有无及大小确定其主张是否成立,亦即标准实施行为是否应当被判令停止的定性问题。需要说明的是,条文仅设定在标准明示所涉必要专利这个前提下,但不能据此反向推导标准未明示所涉必要专利的认定规则。其中,该条第2款将专利许可条件的谈判与侵权定性(禁令颁发)联系起来,并且根据标准必要专利的法律性质,视专利权人、被诉侵权人在专利许可谈判中各自不同的地位,对其过错程度进行了区分,即专利权人故意违反导致合同无法达成,而被诉侵权人无明显过错,以使注意义务与法律责任基本对应,并与权利性质相匹配。需要注意的是,第2款所称“专利权人、被诉侵权人协商该专利的实施许可条件时”,并未明确何人负有首先启动协商程序的义务,需要结合具体案情确定。
《解释二》第24条第3款规定的专利许可条件,是指仅对标准实施人在专利侵权诉讼中据此提出抗辩后承担的许可条件如何定量的问题,并不直接规制单纯的标准必要专利许可条件之诉,因此,该款中的实施许可条件增加了“本条第2款所称”的限定。但是,对于标准必要专利许可条件之诉中许可条件的确定,具有重要的参考价值。
鉴于标准必要专利的问题较为复杂,《解释二》摒弃了此前大而全的起草思路,仅就各方能形成共识的典型问题予以明确,而对于争议较大的问题暂不涉及。特别是2013年12月国家标准化管理委员会、国家知识产权局发布的《国家标准涉及专利的管理规定(暂行)》完善了专利信息披露程序,明确了国家标准中涉及的专利应当是必要专利。为保持与上述暂行规定的一致性,《解释二》仅规定推荐性标准(即非强制性标准)及其明示所涉专利的情形。对于上述暂行规定未涉及的标准未披露专利信息、强制性标准、国际标准等问题,将留给司法实践逐步解决。
若权利人反证证明使用者未支付对价或对价明显不合理,则不符合免除停止侵权的构成要件,使用者仍应承担停止使用的民事责任,除非属于《解释二》第26条规定的损害国家利益、公共利益的除外情形。《解释二》第25条第1款所称合理对价,是指与专利产品基本相当或略低于专利产品的交易价格或交易条件。如果该对价明显低于专利产品的交易价格或条件,通常可以推定购买者应当知道所购产品并非专利产品。
(十五)关于不判令停止被诉行为
通常情况下,侵权人应当承担停止侵权的法律责任。但是,如果侵权人停止行为将损害国家利益、公共利益,法院也可以不判令其停止被诉行为,而代之以支付合理的使用费,此为国内外司法实践的通例。关于侵权责任的承担方式,专利法没有明确规定,但侵权责任法第十五条规定承担侵权责任的方式,可以单独适用,也可以合并适用。《解释二》第26条属于在个案中对民事责任承担方式的确定,是侵权责任法等法律适用的应有之义。虽然专利法规定了专利强制许可制度,但《解释二》第26条与专利强制许可制度并行不悖。若将行政机关颁发强制许可作为民事侵权诉讼的前置程序,则将导致民事诉讼的中止,人为地将救济程序复杂化,不利于及时定纷止争。需要指出的是,只有在损害国家利益、公共利益等极特殊的例外情况下,法院才不判令停止被诉行为,停止侵权仍是专利侵权责任承担的基本方式。
(十六)关于侵权获利的举证
(十七)关于赔偿数额或计算方法的约定
实践中,侵权人在收到权利人的侵权指控后,为尽快平息纠纷,往往就赔偿问题自愿作出承诺,但又在此后的专利侵权诉讼中主张其承诺无效。对此,《解释二》第28条规定约定赔偿可以作为确定赔偿数额的一种方式。该条在适用中,应当注意如下三个问题:
第一,约定赔偿在性质上不属于侵权责任与违约责任的竞合。合同法第一百二十二条所规定的违约责任与侵权责任发生竞合的前提是当事人双方之间存在基础交易合同关系,基于该交易合同关系,一方当事人的违约行为侵害了对方权益而产生侵权责任。因此,该规定中的违约行为是指对基础交易合同约定义务的违反,且该违约行为同时侵害了对方权益,而不是指对侵权行为发生前后当事人就如何承担赔偿责任所作约定的违反。侵权责任法、专利法等法律并未禁止权利人与侵权人就侵权责任的方式、侵权赔偿数额等作出约定。这种约定的实质是,双方就未来或已经发生的侵权赔偿达成的一种简便的确定方法。当事人基于举证困难、诉讼耗时费力等因素的考虑,自愿对侵权赔偿数额作出约定,这是意思自治的体现,并不违反法律、行政法规的强制性规定,应当认为构成专利法第六十五条规定的四种赔偿计算方式之外的另一种独立的赔偿确定方式。这种约定既包括侵权行为发生后的事后约定,也包括侵权行为发生前的事先约定。
第二,虽然《解释二》第28条所称约定赔偿在性质上不属于侵权责任与违约责任的竞合,但不意味着该条不涉及合同法的适用。该条所称依法约定,主要是指合同法,亦即人民法院应当依据合同法审查当事人的上述约定是否存在无效、可变更或撤销的情形。如约定不符合合同法有关效力问题的规定,则不属于第28条所称的依法约定,自然也不能成为确定赔偿数额的依据。但是,一旦上述约定符合合同法等法律的规定,就成为当事人确定赔偿数额的“法律”,当事人不得以约定数额比实际损失或获利过高或过低反过来主张约定无效。
第三,权利人和侵权人均可以主张依据该约定确定赔偿数额。虽然实践中大多是权利人主张依据约定确定赔偿数额,而侵权人主张约定过分高于其实际获利。但是,如前所述,既然约定是平等市场主体自愿达成的合意,对于双方当事人而言,依据该约定确定赔偿数额的主张机会应当是均等的,亦即如果侵权人主张依据约定确定赔偿数额,权利人同理不能以约定数额明显低于侵权人获利为由主张不依约确定赔偿数额,除非权利人证明该约定不符合法律规定。
(十八)关于专利无效决定对既判力的影响
根据专利法第四十七条第二款的规定,宣告专利权无效的决定,对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书,不具有追溯力。此处的宣告专利权无效的决定,应当理解为产生法律拘束力的专利无效决定,亦即如当事人启动对无效决定司法审查的,需等待专利无效行政诉讼终审认定专利无效。但是,对于专利无效宣告与专利侵权判决孰前孰后的判断,仍应当以专利复审委员会作出专利无效宣告请求审查决定书之日为准。
《解释二》第29条是关于依据尚未被司法审查的无效决定申请再审的规定。实践中,专利复审委员会作出的宣告专利权无效的决定被人民法院裁判推翻的比例较低,即使无效决定尚未被司法审查,但为减少专利最终无效后因继续执行导致的执行回转,仍赋予该无效决定一定程度上对抗判决、调解书的效力,即该条第1款规定的“裁定中止审查,并中止原判决、调解书的执行”。又因该专利无效决定尚未被司法审查,故为平衡专利权人与侵权人的执行利益,避免中止原判决、调解书执行可能产生的副作用,参照最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉执行程序若干问题的解释》第16条关于执行异议的规定,《解释二》第29条第2款规定,在人民法院已经裁定中止执行的情况下,专利权人可以在提供担保后请求继续执行。对此,侵权人则可通过反担保请求中止执行以制衡。当专利权被最终确定是否有效后,人民法院可执行担保或反担保财产,以避免执行利益落空。
《解释二》第30条是关于依据未启动司法审查或经司法审查终结的专利无效决定申请再审或终结执行的规定。在认定专利侵权成立的裁判文书虽未被撤销,但该文书所认定的受侵害的专利权已被依法宣告无效的情况下,如果被告只能在通过审判监督程序撤销原侵权判决后再申请终结执行,不仅浪费诉讼程序,还徒增当事人的诉讼成本,不利于及时定分止争。因此,从及时给予当事人司法救济的角度出发,通过对民事诉讼法规定的终结执行适当解释,以便执行法院在当事人以专利权已经全部无效为由申请终结执行时,直接裁定终结执行,不需等待原执行依据的撤销。同时,终结执行不影响原专利侵权判决的被告另行通过审判监督程序申请撤销原判决。
(十九)关于新旧司法解释的衔接
《解释二》系在2009年公布的专利法司法解释的基础上,对专利侵权判定标准的进一步丰富和细化,故标题表述为“解释(二)”,旨在为将来的系列专利法司法解释预留空间,以便专利侵权司法解释的体系化。因2001年、2009年发布的两个专利法司法解释与《解释二》不存在内容上的抵触,故不存在《解释二》取代上述两个司法解释的问题。
(二十)关于司法解释的溯及力
【期刊名称】《人民司法(应用)》【期刊年份】2016年【期号】10
Sponsors:InstituteofLawandInstituteofInternationalLaw,ChineseAcademyofSocialSciences
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