以河南省柘城县豫丰种业有限责任公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会关于“子弹头”辣椒种子商标的行政纠纷上诉案为例。该案中,第三人河南省柘城县三鹰种业有限公司以河南省柘城县豫丰种业有限责任公司注册的第31类辣椒种子“子弹头”系特定形状辣椒的通用名称,要求撤销“子弹头”商标,并提供了遵义市地区也有子弹头朝天椒的证据,最终法院以第三人未提交在我国其他辣椒产区有将“子弹头”作为辣椒诉称的情形,且提交的证据不足以证明“子弹头”已经在国家或本行业内成为广泛使用的商品名称,未支持第三人撤销该“子弹头”商标的请求。
二、通用名称在使用中的演变
通用名称在使用中,可以向注册商标、地理标志、证明商标、集体商标等转变。本文以通用名称与普通类型商标的相互演变为角度,详作阐述。
通用名称与商标分属两个完全不同的法律概念,通用名称与商标的关系主要体现在两者在满足一定条件时可相互转化。这种转化有两条路径,一是通用名称满足一定条件时可作为商标申请注册。《商标法》第八条规定了可以申请注册商标的不同要素及各要素间的组合,而通用名称既是社会公共资源的一种,也是商标元素之一。如该通用名称经过长期使用取得显著性和识别性时,则该通用名称可申请成为注册商标;二是已获准注册的商标在使用过程中,如出现丧失商标显著性等原因,该商标可转化为通用名称。如朗科公司的“优盘”商标,在使用过程中被撤销,最终成为计算机存储器的通用名称。很显然,从商标权人的角度看,通用名称转化为注册商标有利于商标权人最大化实现通用名称的商业价值,是商标权人主动、积极追求的结果。与此相反,已获准注册的商标转化为通用名称,则是由于多种原因致使商标逐渐失去显著性,导致被转化商标的商标价值发生了从大到小、从有到无的变化,商标向通用名称的转化是一种被动转化,商标权人应极力避免这种结果。下文将具体阐述通用名称与商标的两种演变形式及各自特点。
三、通用名称商标化
(一)通用名称申请注册商标的类型
通用名称申请注册商标有两种情形。第一种是通用名称就是注册商标本身,如商标权人柳州两面针股份有限公司获准注册的“两面针”牙膏、云南白药集团所有的“云南白药”牙膏、广西奥奇丽股份公司所有的“田七”牙膏;第二种是注册商标的构成要素中包含了通用名称,如商标权人上海竹家庄美食有限公司在餐饮类别获准注册的文字及图形的“竹家庄避风塘”商标。对比一般的商标注册,国家商标总局对通用名称申请注册商标的条件更为严苛。
(二)通用名称申请注册商标的条件
以家喻户晓的中国驰名商标两面针牙膏为例,“两面针”牙膏属于通用名称经长期使用取得显著性和识别性的代表。两面针本是通用名称,是一味中药名,最早记载于《神农本草经》,后收入于《本草纲目》。其商标权人柳州两面针股份有限公司经过改制后,成立于1996年。其实两面针商标最早的注册记录为1992年,其品牌的发展已历经30余年,截至目前,柳州两面针股份有限公司已注册了“两面针盐白”、“两面针氧白”、“两面针冰爽洁白”、“两面针优乐洁”、“两面针消痛”、“1口好牙两面针”等含有“两面针”商标元素的多个商标,甚至注册了多个联合商标及防御性商标。本文以为,“两面针”牙膏可谓是通用名称成功注册商标且维护商标成果较好的典范。
(三)通用名称商标化的保护与限制
本文以为,“沁州”商标案便是对《商标法》第五十九条最好的诠释,也是通用名称成为商标后受法律保护范围及保护力度的案例参考。这也充分说明,通用名称成为注册商标的,在判断商标权人之外的第三人对该通用名称的使用是否构成侵权,评判标准为第三人的使用行为是否构成正当使用行为。而对于商标的正当使用,广东省高级人民法院知识产权庭副庭长张学军法官认为,商标的正当使用分为描述性正当使用、功能性正当使用、指示性正当使用三大类型②。本文认为,如商标权人之外的第三人对通用名称的使用如构成前三种类型的,则不易认定为商标侵权。同时,第三人对商标的正当使用行为是否规范、主观有无恶意也是正当使用的考量标准,如在同类商品上,将他人已注册的通用名称突出使用在自己的商品或服务上的,则属于商标侵权,此处便不再展开论述。
四、商标通用名称化
(一)商标通用名称化简述
通常意义上,商标通用名称化是指某一商标标示所具有的显著特征被减弱,逐渐演变为特定商品的通用名称的现象,也有学者称之为商标退化。纵观国内外,均出现不少商标通用名称化的案例,集中表现为原创型商标名称的通用化。如“Thermos”(热水瓶)原为美国瑟毛斯产品公司生产的热水瓶商标名称,后被认定为热水瓶的通用名称;“FREON”(氟利昂)原为美国杜邦公司注册的制冷剂商标,后被认定一种制冷剂的通用名称;“Aspirin”(阿司匹林)原为德国拜耳公司注册的药品商标,后被认定为止痛片、乙酰水杨酸的通用名称;“Escalator”(自动扶梯)在1950年之前原为奥的斯公司的商标名称,后被认定为电梯的通用名称;“Jeep”(吉普车)原为美国克莱斯勒公司的汽车商标,现为越野车种类之一的通用名称。前述例子充分表明,商标通用名称化后,被通用名称化的商标将被撤销,原商标权人无法再享有已撤销商标的专用权,其权利必然受到巨大影响。
(二)商标通用名称化的原因
近年来,商标通用名称化渐成上升趋势,尤其在新兴行业中。本文认为,商标通用名称化的原因有四:
第二,第三方的不当使用。此处的第三方主要指政府、行业主管部门、权威机构、新闻媒体、同业竞争者,其不当使用方式主要表现为是为便于传播、直接将该商标描述为该商标所代表的商品名称,而忽略该商标本身具有的商标属性。如1987年注册的“21金维他”商标,在1989年却被作为药品名称收入《中华人民共和国省、自治区、直辖市药品标准品种汇编》。
第三,商标权人的不当使用。商标权人的不当使用主要表现为三点。一是商标权人对商标过度宣传,易误导部分不明情况的消费者。以搜索引擎行业为例,百度有“百度一下,你就知道”;雅虎有“Yahoo!”,由于大面积的宣传,导致致使消费者产生混淆,将该商标等同于通用名称。我们在为“优盘”成为通用名称感到惋惜之余,也不得不有所警示;二是商标权人放任第三方的不当使用行为。部分商标权人误以为将商标被当作通用名称使用或宣传更有利于商标的传播,故放任第三方对其商标的不当使用或不当描述,长久来看,实属危险之举。如谷歌公司更因其在世界范围内具有的巨大影响力,其Google商标被收录《韦氏大学词典》。但该词典中将google当做动词,意指“在网络上搜索”,好在谷歌公司及时与有关机构进行交涉。有效阻止了商标的通用化进程。
第四,商标权人缺乏对商标的准确定位。部分商标权人由于没有系统、完善的商标战略规划,缺乏对该商标的消费群体、消费市场、消费文化的明确定位,如该品牌的产品或服务是以省内、国内市场为准、是以中老年还是青少年为准、是实用主义还是高奢主义,商标权人对其提供的商品或服务定位不清,就容易导致企业自身经营混乱、且不排除部分同行竞争者恶意的诋毁,从而在一定程度上加速商标名称的通用化进程。如蒙牛“酸酸乳”商标案中,除了该商标本身未申请注册这一因素外,多家同行业就提出酸酸乳系乳业的通用名称,其并非蒙牛独家商标的抗辩理由。
(三)商标通用名称化的法律后果
本文认为,商标通用名称化,是国家通过法律手段对商标资源进行重新分配的途径之一。根据我国《商标法》第四十九条、《中华人民共和国商标法实施条例》第六十五条之规定,注册商标成为其核定使用的商品通用名称情形的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标,提交申请时应当附送证据材料。商标局应当自收到申请之日起九个月内做出决定。有特殊情况需要延长的,经国务院工商行政管理部门批准,可以延长三个月。这意味着,商标通用名称化,将导致两个结果。一是该被通用名称化商标的法律性质已发生根本改变,由商标变成通用名称;二是被通用名称化的商标不再被商标权人这一个特定主体所有。相反,只要是法律允许的主体,均可使用该通用名称化后的“商标”。对商标权人而言,一个辛苦建立起来的品牌,是该企业的商业信誉和商业价值的载体,当其拥有的商标因符合前述规定,被商标局撤销后,该商标权人已不再对其享有商标专用权。这无疑会大大地挫伤企业的市场竞争力,甚至给企业带来致命的经营风险。
(四)商标通用名称化的预防措施
五、对抢注通用名称现象的思考
结语
参考文献:
①孔祥俊:《商标法适用的基本问题》,法律出版社,第84-85页;