专利权人以公开技术方案为代价,换取独占实施技术方案20年或10年的国家保护,专利权人对其专利权有效期内专利权被侵犯是适格的原告。
2、被许可实施人
3、发明专利申请人
4、发明人或设计人
5、与专利权有关的其他人
1)、专利权共有人:部分共有人起诉的,法院应当通知或追加其他共有人作为共同原告参加诉讼,参照一般共有权利诉讼规定。
2)、特许加盟合同人:依据合同约定或参照以上被许可实施人规定。
4)、权属纠纷确权后:以变更后的权利人为原告,对变更、确权前的专利权侵权提起诉讼。
1、共同被告
1)、数个行为主体制造、使用、许诺销售、销售、进口专利产品、或者使用专利方法、或者使用、许诺销售、销售、进口依照专利方法直接获得的产品,如果上述行为主体之间存在共同的意思联络或存在分工合作的,为共同被告。
2)、教唆、帮助、引诱、指使他人实施专利侵权行为,且他人已经实施了该侵权行为,教唆、帮助、引诱、指使人和专利侵权实施人为共同被。
3)、明知有关产品、工具等系专用于实施特定发明或者实用新型专利,仍故意生产专门用于制造该侵权专利产品的关键零部件,故意提供、出售、进口专门用于制造该侵权专利方法的材料、器件或者专用设备,故意提供侵权场地或服务,该生产者、提供者、出售者、进口者、服务者为间接侵权者,与直接生产、许诺销售、销售、进口该侵权专利产品或者侵权专利方法的直接侵权者,为共同被告。
2、原告选择确定被告
数个行为主体制造、使用、许诺销售、销售、进口专利产品、或者使用专利方法、或者使用、许诺销售、销售、进口依照专利方法直接获得的产品,如果上述行为主体之间不存在共同的意思联络,根据原告的选择,确定被告。
3、诉讼中追加被告
1)、被告方申请追加被告:专利侵权诉讼中的被告以受让(被许可)抗辩的,请求追加转让人(许可人)为共同被告的,如果原告同意追加,则应将转让人(许可人)追加为共同被告;如果原告方坚持不同意追加,在受让方承担侵权责任后,可以另行通过合同诉讼或仲裁解决合同纠纷(北京高院专利侵权判定106)。
2)、法院依职权或原告申请追加被告:根据《最高院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第12条的规定,将侵犯专利的产品作为零部件制造另一产品或销售另一产品的,如两者之间存在分工合作的,则应认定为共同侵权;《侵权责任法》第8条、13条:二人以上共同实施侵权行为,造成他人损害的,应当承担连带责任法律规定承担连带责任;被侵权人有权请求部分或者全部连带责任人承担责任;以及《民事诉讼法》第132条的规定必须共同进行诉讼的当事人没有参加诉讼的,人民法院应当通知其参加诉讼。诉讼中,原告或法院可以根据情况,追加共同侵权人作为共同被告参加诉讼。
三、案件管辖
1、侵权行为地或被告住所地
根据《最高院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第5条:“因侵犯专利权行为提起的诉讼,由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。侵权行为地包括:被诉侵犯发明、实用新型专利权的产品的制造、使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地;专利方法使用行为的实施地,依照该专利方法直接获得的产品的使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地;外观设计专利产品的制造、许诺销售、销售、进口等行为的实施地;假冒他人专利的行为实施地。上述侵权行为的侵权结果发生地”。
2、购买取得被诉侵权产品,但不起诉销售者
《最高院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第6条“原告仅对侵权产品制造者提起诉讼,未起诉销售者,侵权产品制造地与销售地不一致的,制造地人民法院有管辖权;以制造者与销售者为共同被告起诉的,销售地人民法院有管辖权。销售者是制造者分支机构,原告在销售地起诉侵权产品制造者制造、销售行为的,销售地人民法院有管辖权”。
3、网络购买被诉侵权产品,侵权行为地的确定
自2017年6月3日,最高院在(2016)最高法民辖终107号(商标权侵权及不正当竞争)案中作出“网络购物的收货地不宜认定为侵权行为地”裁判意见后,在实务中对于类似的专利权侵权案件,法院在受理案件时基本就排除了将购买地、付款地、收货地、发货地、原告住所地作为侵权行为地(或结果地)认定有管辖权了,对此类案件最保险的做法是直接到被告住所地起诉。
四、专利权侵权行为及专利权侵权诉讼请求
1、专利权侵权行为(专利法第11条)
1)、发明和实用新型:未经许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。
2)、外观设计:未经许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。
3)、将侵犯发明或者实用新型专利权的产品作为零部件,制造另一产品的,人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的使用行为;销售该另一产品的,人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的销售行为;将侵犯外观设计专利权的产品作为零部件,制造另一产品并销售的,人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的销售行为,但侵犯外观设计专利权的产品在该另一产品中仅具有技术功能的除外。
2、专利权侵权诉讼请求
1)、停止实施(侵害)涉案专利——发明、实用新型、外观设计:实施是一个总的概括侵权行为,具体侵权行又分为制造、使用、许诺销售、销售、进口等行为,诉讼请求和法院判决也都可以用“停止实施(侵害)”来概括,停止侵害是民通、民总、侵权责任法承担侵权责任的方式。
2)、停止制造、使用、许诺销售、销售、进口涉案专利产品——发明、实用新型,产品发明或实用新型。
3)、停止使用涉案专利——不直接获得产品的方法发明。
4)、停止使用、许诺销售、销售、进口涉案专利方法产品——产品方法发明,但非产品发明,所以无“制造”行为。
5)、停止制造、许诺销售、销售、进口涉案外观设计专利产品——外观设计。
7)、赔偿原告经济损失元及因制止侵权合理费用元——也可以写成赔偿原告经济损失元(含合理费用支出元)。
五、专利权侵权诉讼中原告举证
1、原告要保护的技术方案、范围
2、原被告适格的举证
综合前面一、二部分内容,在诉讼中,应提交相应证明原被告适格的证据,否则会有直接被驳回起诉的风险。
3、被诉侵权产品的固定
专利权侵权诉讼是将专利技术方案与被诉技术方案进行对比,判断是否侵权,所以在诉讼中,必须提前固定被诉技术方案以供法官开庭审理时比对,只能以一种有形的方式存在,哪怕是不能直接获得产品的方法发明,最终也是通过具体的产品中“使用”了专利技术方案,在对被诉侵权产品证据的固定上,也不同于一般诉讼中,对于证据的要求,比如在产品质量责任诉讼中,原告只要提供相应的购买凭证,即可认定涉案产品系被告生产或销售,但在专利权侵权诉讼中,仅提供购买合同或发票,而不采取公证封存产品的方式,可能会因为无法证明被诉产品系被告销售或制造或与购买时相同,直接被法院驳回起诉,因此,除非特别产品不宜购买或通过查封固定外,被诉侵权产品应通过公证的方式进行固定。
4、许诺销售行为举证
5、销毁零部件、工具、模具设备等物品
通常对于制造行为,我们会同时起诉要求其销毁零部件、工具、模具设备等,那么,也应当在举证上要注意其是制造商上进行举证,获取其生产设备、流水线等证据,比如被告的企业介绍、宣传册、产品介绍、生产设备等介绍、图片等。
6、赔偿损失数额
7、合理费用
在知识产权侵权诉讼中,基本上都支持原告维权合理费用支出赔偿,在举证上,也要注意提交合理费用实际上已支出的证据,比如,委托律师代理诉讼,除提交代理合同、发票外,还应该有转账实际已完成支付的证据。
8、原告举证责任及被告举证责任倒置
2)、被告举证责任倒置:专利法第61条规定“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的,制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。”,对于产品发明专利侵权诉讼,也适用举证责任倒置。
六、专利权侵权判定
1、发明、实用新型专利权的侵权判定
1)、全面覆盖原则
判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围,应当审查权利要求人主张的权利要求所记载的全部技术特征,并以权利要求中记载的全部技术特征与被诉侵权技术方案所对应的全部技术特征逐一进行比较。被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的,应当认定其落入专利权保护范围;被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比,缺少权利要求记载的一个或者多个技术特征,或者有一个或一个以上技术特征不相同也不等同的,应当认定其没有落入专利权保护范围;
2)、相同侵权
相同侵权包括以下几种情形:
一)、全部技术特征完全相同。即被诉技术方案与专利权利要求中记载的全部必要技术特征一一对应并且相同,或者二者虽然在文字表述上存在一定区别,但经过一一比对,所述区别仅仅是文字表述的不同,其技术内容完全一致。
二)被诉侵权技术方案的技术特征为下位概念。
三)、被诉侵权技术方案在专利权利要求的基础上增加了其他技术特征。
3)、等同侵权
等同侵权,是指被诉侵权技术方案有一个或者一个以上技术特征与权利要求中相应技术特征从字面上看不相同,但属于等同特征,应当认定被诉侵权技术方案落入专利权保护范围。(等同特征:是指与权利要求所记载的技术特征以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且所属技术领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够想到的技术特征)。
4)功能性特征相同/等同侵权
功能性特征:是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等,通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征,但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比,被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段,实现相同的功能,达到相同的效果,且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的,人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同。
2、外观设计的侵权判定
1)、外观设计专利权保护范围
以表示在图片或者照片中的该专利产品的外观设计为准,外观设计的简要说明及其设计要点、专利权人在无效程序及诉讼程序中的意见陈述、应国务院专利行政部门的要求在专利申请程序中提交的样品或者模型等,可以用于解释外观设计专利权的保护范围。
2)、外观设计侵权判断原则
七、专利权侵权抗辩
1、诉讼主体适格及专利权效力抗辩
1)、诉讼主体适格抗辩——不适格,驳回起诉。
2、滥用专利权抗辩
分为滥用专利权和恶意取得专利权,实践中很难认定专利权人是否属于滥用专利权和恶意取得专利权,本文不展开。
3、不侵权抗辩
1)、缺少技术特征的不侵权抗辩
相对应于侵权判定“全面覆盖原则”,当被诉侵权技术方案与权利要求记载的全部技术特征相比,缺少权利要求中记载的一项或一项以上技术特征的,不构成侵犯专利权。
2)、不构成相同、不构成等同的不侵权抗辩
相对应于侵权判定中的“相同侵权”、“等同侵权”,被诉侵权技术方案与权利要求中对应技术特征相比,有一项或者一项以上的技术特征既不相同也不等同的,不构成侵权专利权。这里所称技术特征不相同不等同是指:一)、该技术特征使被诉侵权技术方案构成了一项新的技术方案。
二)、该技术特征在功能、效果上明显优于权利要求中对于的技术特征,并且所属技术领域的普通技术人员认为这种变化具有实质性的改进,而不是显而易见的。
3)、变劣省略的不侵权抗辩
被诉侵权技术方案省略权利要求中个别技术特征或者以简单或低级的技术特征替换权利要求中相应技术特征,舍弃或显著降低权利要求中与该技术特征对应的性能和效果从而形成变劣技术方案的,不构成侵犯专利权。
4)、非生产经营目的的不侵权抗辩
专利法第11条,对于侵权主体有“为生产经营目的”的限定,所以,对于任何单位或个人非生产经营目的的制造、使用、进口专利产品的,不构成侵犯专利权。
4、不视为侵权抗辩(专利法69条)
1)、权利用尽抗辩
专利产品或者依照专利方法直接获得的产品,由专利权人或者经其许可的单位,个人售出后,使用、许诺销售、销售、进口该产品的,不视为侵犯专利权。
2)、先用权抗辩
在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的,不视为侵犯专利权;使用、许诺销售、销售上述情形下制造的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品的,也不视为侵犯专利权。
3)、临时过境/专为科学研究和实验/药品、医疗器械行政审批的抗辩
一)、临时过境外国运输工具——为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的,不视为侵犯专利权。
二)、专为科学研究和实验而使用有关专利,是指专门针对专利技术方案本身进行的科学研究和实验,不视为侵犯专利权。
5、现有技术抗辩或现有设计抗辩/抵触申请抗辩
1)、《专利法》第62条“在专利侵权纠纷中,被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者设计的,不构成侵犯专利权”。
2)、《最高院关于审理侵犯专利权纠纷案件若干应用法律若干问题的解释》(2009)第14条“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征,与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的,人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第62条规定的现有技术。被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的,人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第62条规定的现有设计”。
3)、现有技术抗辩
是指被诉落入专利权保护范围的全部技术特征,与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者等同,或者所属技术领域的普通技术人员认为被诉侵权技术方案是一项现有技术与所属领域公知常识的简单组合的,应当认定被诉侵权人实施的技术属于现有技术,被诉侵权人的行为不构成侵犯专利权。
4)、现有设计抗辩
是指被诉侵权产品的外观设计与一项现有设计相同或者相近似,或者被诉侵权产品的外观设计是一项现有外观设计与该产品的惯常设计的简单组合,则被诉侵权产品的外观设计构成现有设计,被诉侵权人的行为不构成侵犯外观设计专利权。
5)、现有技术
是指申请日以前在国内外为公众所知的技术;现有设计:是指申请日以前在国内外为公众所知的设计,包括在国内外出版物形式公开和以使用等方式公开的设计。
6)、抵触申请抗辩
1)、为生产经营目的,使用、许诺销售、销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品的行为,属于侵犯专利权的行为。
八、诉讼中止
1)、民事诉讼法第150条“有下列情形之一的,中止诉讼:(一)一方当事人死亡,需要等待继承人表明是否参加诉讼的;(二)一方当事人丧失诉讼行为能力,尚未确定法定代理人的;(三)作为一方当事人的法人或者其他组织终止,尚未确定权利义务承受人的;(四)一方当事人因不可抗拒的事由,不能参加诉讼的;(五)本案必须以另一案的审理结果为依据,而另一案尚未审结的;(六)其他应当中止诉讼的情形。中止诉讼的原因消除后,恢复诉讼。”。
综上,被诉侵权人申请专利无效,法院应当中止诉讼的案件仅限于侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件,且应该在答辩期内提出,对于具备例外情形的,法院可以不中止诉讼;对于侵犯发明专利权纠纷案件,被诉侵权人在答辩期内申请专利无效的,法院可以中止诉讼也可以不中止诉讼。
2、最高院司法政策
民事判决作出前,专利复审委员会作出宣告涉案专利无效的决定的,可以根据案件具体情况裁定驳回专利权利人的起诉。宣告专利权无效的决定在随后的专利行政诉讼程序中被判决撤销的,专利权人可以在判决生效后重新起诉。专利复审委员会作出宣告涉案专利有效的决定的,审理民事诉讼的法院可以正常继续审理案件直至作出判决。宣告专利权有效的决定在随后的行政诉讼程序中被判决撤销的,审理民事诉讼的法院可以根据民事诉讼的进展情况分别进行处理。