林广海，最高人民法院民事审判第三庭副庭长。
李剑，最高人民法院民事审判第三庭副庭长。
杜微科，最高人民法院民事审判第三庭法官。
吴蓉，最高人民法院民事审判第三庭法官。
摘要
关键词
一
《规定》的制定背景与经过
二
《规定》起草中的主要考虑
二是坚持问题导向。聚焦创新主体关心的突出问题，着力解决难点堵点，提高案件审判质效，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
三是坚持公正合理保护。既要严格平等保护，又要确保公共利益和激励创新兼得。强调专利权的保护范围与其创新程度和公开内容相适应，强化权利要求的公示和划界作用，正确把握与技术贡献程度相适应的专利保护范围和强度，促进专利质量稳步提升。
四是坚持弘扬诚信。认真贯彻实施《专利法》有关诚信原则的规定，充分发挥裁判规则的示范引领作用，亮明司法态度，确保行为人承担的违法后果与其行为性质相适应，推动知识产权诉讼诚信体系建设。
三
需要把握的几个重点问题
（一）权利要求用语的界定
第4条规定，如果权利要求、说明书及附图中存在明显错误或歧义，人民法院应当根据所属技术领域的技术人员阅读权利要求书、说明书及附图后得出的唯一理解，对权利要求、说明书及附图中的明显错误进行“修正”。本条与《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第4条的规定基本一致。
（二）专利申请人、专利权人虚构、编造技术内容的认定
（三）说明书充分公开的认定
（四）权利要求以说明书为依据
根据《专利法》第26第4款的规定，专利权人、专利申请人可以在说明书、附图公开的技术内容的基础上，合理概括一定的保护范围，而不仅仅限于具体实施方式本身。相应的，专利权的保护范围应当与专利的技术贡献、创新程度以及说明书公开的技术内容相适应。故第8条规定，所属技术领域的技术人员在申请日“不能得到或者合理概括得出权利要求限定的技术方案”的，不符合《专利法》第26条第4款的规定。
第9条对以功能或者效果限定的技术特征（功能性特征）作出规定。功能性特征以拟实现的特定功能或者效果限定专利权的保护范围，而不是以实现该功能或者效果的具体技术手段（结构、连接关系、步骤、工艺条件等）进行限定，其字面含义限定的保护范围极为宽泛，包括能够实现该功能或者效果的所有具体实施方式。为确保公共利益和激励创新兼得，给后续科技创新和改进发明留下必要的空间，《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第4条规定，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第8条对功能性特征的界定作出了进一步的规定。
（五）实际解决的技术问题
第13条对判断创造性时确定“实际解决的技术问题”作出规定。在认定权利要求的创造性时，以“三步法”作为最主要的判断方法，其中的第二步为根据权利要求与最接近的现有技术的区别技术特征，来确定权利要求限定的技术方案所实际解决的技术问题。该条第1款规定，如果说明书中没有明确记载与区别技术特征对应的技术效果，可以结合所属技术领域的公知常识、区别技术特征与其他技术特征的关系、区别技术特征在权利要求限定的技术方案中的作用等作出认定。
在涉及创造性判断的案件中，人民法院确定实际解决的技术问题的目的，是使得技术启示的认定以及权利要求的创造性的判断更为客观。故第13条第2款规定，即使被诉决定对于实际解决的技术问题未予认定或者认定错误的，不影响人民法院对权利要求是否具有创造性依法作出认定，而不能仅以实际解决的技术问题认定错误为由即撤销被诉决定。之所以这样规定，是为了实质性解决当事人之间有关权利要求是否具有创造性的争议。
（六）外观设计的设计空间
设计空间，是指对产品的外观设计进行创新性设计的自由度。在近年来的行政执法和司法实践中，已有多件案件对设计空间进行了认定，逐步形成了共识。《规定》第14条第1款对设计空间作出规定，与《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第14条的规定基本一致。第2款对认定设计空间时需要考虑的因素作出规定。
（七）外观设计专利是否符合《专利法》第23条的认定
第17条第1款规定的是“属于现有设计”的情形，即外观设计专利与一项现有设计单独对比，二者的整体视觉效果相同或者实质相同；第2款规定的是，外观设计专利与一项现有设计单独对比，二者的整体视觉效果不具有“明显区别”的认定。第3款对产品种类是否相同或者相近的认定作出规定，该规定与《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第9条的规定基本一致。
第19条对外观设计专利的“抵触设计”作出了规定。根据《专利法》第23条第1款的规定，在相同或者相近种类产品上，如果在先申请、在后公开另一项外观设计专利申请，并且其与外观设计专利的整体视觉效果相同，或者属于仅具有细微区别等实质相同的情形，则构成外观设计专利的抵触设计。
（八）与证据有关的问题
1.实验数据
关于《规定》第10条规定的“药品专利申请人在申请日以后提交补充实验数据”，其本身并不是专利说明书的组成部分。人民法院审查时既要注意药品研发确有自身特点和规律，也要坚持专利法规定的先申请制度和“公开换保护”基本原理；既要依法保护创新成果，也要防止申请人抢占申请日“跑马圈地”后又通过补充实验数据获得不正当利益，确保公共利益和激励创新兼得。
2.公知常识、惯常设计
3.新的证据
（九）关于裁判方式
1.被诉决定的部分撤销
《行政诉讼法》第70条规定：“行政行为有下列情形之一的，人民法院判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出行政行为：……”为进一步提高行政审查和司法诉讼效率，有效解决当前审判实践中存在的专利权效力迟迟难以确定等问题，《规定》第24条规定人民法院可以仅对被诉决定中的错误部分予以撤销，维持被诉决定中的正确部分。由此，有利于避免在被诉决定中存在可以区分的部分的情况下，简单地全部撤销被诉决定并判令国务院专利行政部门全部重新作出审查决定。
起草过程中，有观点认为，对于《规定》第24条规定的情形，应由国务院专利行政部门重新作出决定。我们认为，依照《行政诉讼法》第70条的规定，人民法院有权仅判决撤销审查决定的错误部分，在不影响当事人实体权利的情况下，可不再判令国务院专利行政部门重新作出审查决定，以防止国务院专利行政部门根据生效判决再次作出审查决定后，又被提起诉讼形成循环诉讼。
2.视情判决重新作出审查决定
依照《行政诉讼法》第70条的规定，在该条规定的特定情形下，人民法院“可以”而不是“应当”判决被告重新作出行政行为。因此，根据具体案情，人民法院有权不再判决被告重新作出行政行为。在国务院专利行政部门已经对当事人主张的全部无效理由和证据均进行审查并作出认定，宣告专利权无效的情形下，一旦被诉决定被生效判决撤销，则专利权自然仍处于合法有效的状态。此时，没有必要由国务院专利行政部门再次审查，对一项本就有效的专利重新作出审查决定并认定其有效，同时也可以避免当事人对重新作出的审查决定再次提起行政诉讼，产生循环诉讼和程序空转。因此，《规定》第25条规定此种情形下，人民法院“可视情判决被告就该权利要求重新作出审查决定”。
3.不再撤销被诉决定
（十）关于“一事不再理”
在被诉决定被生效裁判撤销的情况下，国务院专利行政部门应依据该生效裁判的认定以及判项，重新作出审查决定。在新作出的决定直接依据生效裁判作出，并未引入新的事实和理由，与前案的当事人、事实和理由等均相同的情况下，当事人再次对新的决定提起的行政诉讼与之前的行政诉讼构成“一事”。故《规定》第26条规定，当事人对该新的决定提起诉讼的，人民法院依法裁定不予受理；已经受理的，依法裁定驳回起诉。