最高人民法院第一巡回法庭综合办公室主任，法学博士
【编者按】囿于法律规则的缺失和裁判标准的摇摆，“可预见性规则”始终未能在学理上站稳脚跟，在实践应用中也引发了一定的争议。本期特此推送最高人民法院第一巡回法庭综合办公室马云鹏主任撰写的《等同侵权判定中可预见性规则的理解与适用》，本文立足“可预见性规则”的本质，结合域外判例和国内实践，尝试性提出合理的适用规则，供广大读者参考。
等同侵权判定中可预见性规则的理解与适用
文｜马云鹏
（本文刊载于《中国应用法学》2023年第5期）
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内容提要：作为限制等同原则适用的规则之一，“可预见性规则”通过将申请日可以预见但未写入权利要求的技术方案排除在等同范围之外，来达到防止等同侵权滥用和不当扩张专利权的目的。但是，因为法律规则的缺失和裁判标准的摇摆，这一规则始终没有在学理上站稳脚跟，在实践应用中也遭遇了困境。本文从其诞生的本质出发，结合最新司法案例，在对其理论根基进行梳理论证的基础上，尝试对其应然的理解维度和合理的适用规则给出可供参考的建议。
关键词：可预见性规则等同原则专利侵权
引言
一、新近的趋势
二、法律规则的困境
（一）司法解释的探索
（二）地方意见的尝试
三、司法裁判的摇摆
（一）域外判例的启示
（二）国内实践的经验
四、理解的修正
（一）适度限制等同
（二）尊重权利要求
（三）服务政策导向
五、规则的适用
（一）与捐献原则的竞合
（二）“特意排除”的情形
（三）发明目的的考量
结语
2022年4月，最高人民法院知识产权法庭在“跑步机”案中认可了“可预见性规则”的合理性，指出“专利制度本身又要确保专利权的保护范围具有足够的法律确定性和可预见性，不因等同原则的滥用而导致保护范围缺乏确定性，从而损害公众利益。因此，对于专利权人在撰写权利要求时已经明确知晓，但未记载在权利要求中的技术方案，应当视为专利权人已经放弃，不能在侵害专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围”。并在此基础上认定“……不同设置虽未在说明书中予以描述，但其所产生的多种技术方案，均属于涉案专利申请日时，本领域技术人员普遍知晓的技术方案……鉴于此，在侵权判定时，不能将'所述PCB支架上开设有与顶柱滑动配合的导向孔’扩张到PCB板上开设导向孔或者基座上开设导向孔予以保护，否则，将破坏社会公众基于已确定的专利权保护范围的信任，损害其利益”。
仅仅2个月后，该庭在其审结的“仪表壳体”案中再次启用“可预见性规则”，认定“被诉侵权产品的显示面框若为聚碳酸酯材料，其相对于涉案专利限定的亚克力材质而言，不属于涉案专利申请日后因技术发展而出现的新材料。虹润公司在撰写涉案专利申请文件时，已明确知晓聚碳酸酯可用于制造仪表表壳的面框，但并未在专利文件中将其纳入，那么在本案中进行侵权比对时，不能再适用等同规则将该技术特征纳入保护范围”。不仅将申请时明知但未写入权利要求的技术特征排除在等同范围之外，还对等同原则适用的情形进行了封闭式的限制，即以侵权行为发生时为节点，只有因技术发展产生的在申请日无法预知的技术特征，才有可能被纳入其中。
显然，上述案件明确释放出对“可预见性规则”适用加强、对等同原则严格限制的信号，作为国家层面审理专利等技术类知识产权上诉案件的法庭，此举无疑会起到一定的引领示范作用，似也符合其建立之初“进一步统一知识产权案件裁判标准”的职责使命。但在笔者看来，任一规则的确立和完善都需要理论层面的反复论证和司法实践的逐步推动，尤其针对“可预见性规则”这一争议已久的问题，在缺乏法律依据和稳定裁判思路的基础上，仅凭个案的结论就认为我们已经完全吸纳和承认了该规则，为时尚早。
且不论“可预见性规则”是否合理，事实上，自从20多年前司法解释确立等同原则以来，关于确立限制性规则来纠正和防范其扩大化适用甚至滥用的脚步就从未停歇过。
或许是受到了2002年Johnson案的影响，2003年《最高人民法院关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定》（会议讨论稿）第11条第3款曾提出，“权利要求记载的技术特征的变换特征对所属领域的技术人员而言在专利申请日是显而易见的，而申请人未将该变换特征写入权利要求，权利人在侵权诉讼中主张对该变换特征适用等同原则认定为等同特征的，人民法院不予支持”，以作为第1款和第2款等同原则限制性条款的形式，植入了“可预见性规则”的精髓。然而，在2009年正式出台的司法解释及此后的司法文件中，该条并未再出现，具体原因虽不清楚，但不难看出，司法解释制定者并没有下定决心赋予“可预见性规则”以法律效力，也从另一个侧面说明针对该规则还存在较为强烈的反对意见。
与此同时，为防止等同原则的适用过于宽泛或频繁，避免打着“等同”的旗号不适当地扩张专利权保护范围，压缩创新空间和损害公共利益，司法解释引入了“捐献原则”和“禁反悔原则”以对等同原则加以适当的限制。这样的考量进一步反衬出较之于“捐献原则”和“禁反悔原则”，“可预见性规则”的应用时机还尚未成熟。
当司法解释制定者在为“可预见性规则”问题纠结的同时，地方法院也就此进行了谨慎的探索，甚至在规范性文件中勾勒出了其适用的要件，但从进程和反响来看，效果似乎远未达到预期。
其实，北京市高级人民法院的态度也曾发生过“两极反转”的变化，其在此前制定《专利侵权判定指南（2013）》时并未认可“可预见性规则”，同时还指出，可预见规则的适用对保护发明创造和激励创新是不利的，还可能导致等同规则失去适用的空间，这样一来，侵权人仅通过将某一技术方案进行简单替换即可规避侵权指控，从而逃避法律制裁，从根本上会损害创新者因技术成果无法得到有效保护而弱化创新的动力。
或许是考虑到了上述弊端，或许是担心反转过大引起外界误读，即便是确立该规则的制定者也一再强调，可预见的适用需要有合理边界，掌握适用尺度，不能泛化和滥用，否则就会破坏专利权人与社会公众之间的利益平衡关系，背离这项制度的初衷。
法律规则的缺失和空白必然会导致司法实务态度的不一，甚至引发裁判标准的混乱和震荡，域内外有关“可预见性规则”众多案例莫衷一是的结论就是最好的说明。
也许是雷德法官的观点占了上风，美国最高法院在同年审结的Festo案中也对此予以了肯定，“专利权人作为权利要求文字的作者，被期望撰写出包含已知等同物的权利要求”。但是，时隔12年后，当联邦巡回上诉法院在RING&PINION案中再次面对“可预见性规则”时，却表现出了截然相反的态度，“在等同原则的适用上，过去没有，现在也没有可预见性限制，……（我们可以清楚地认识到），等同侵权的核心在于，已知的技术方案与专利技术方案之间具有可互换性（Knowninterchangeability），如果将申请时可预见的技术方案排除在保护范围之外，这与我们已经过长期认证并确认的'已知的可互换性’明显相矛盾，所以，某一技术方案在申请专利时是否可以预见，都不应该成为适用等同原则的障碍”。此案也被诸多观点解读为美国法院为拒绝承认“可预见性规则”盖棺定论的案件。
从上述裁判标准的摇摆不定可以看出，即便是在规则诞生地的美国，可预见性问题在等同理论适用中仍是一个众说纷纭的问题，至少尚未得到司法实践稳定一致的认可。
一般认为，我国引入“可预见性规则”的案例是最高人民法院2015年的“进水套”案，本案争议点在于进水套的上表面为“锥面”和“平面”是否构成等同。法院认为，在申请专利时，“锥面”和“平面”均为本领域普通技术人员所熟知的技术方案，而涉案专利仅明确写入了“锥面”，如此以来，为了维系社会公众对专利权保护范围的稳定预期和信赖，不应该再将保护范围扩大至“平面”，否则会损害公众利益。有观点认为，这阐明了最高人民法院应以可预见性规则限缩适用等同原则的裁判立场，至少是遵从了这一规则的逻辑思路。但是，从此前和之后的关联案件的裁判态度看，还难以认为“进水套”案的意见已经上升为指导司法实践的普适性标准。
实际上，不仅我国最高审判机关在“可预见性规则”的适用上还没有形成统一的标准和尺度，即便是表面承认了该规则的案例，学界也存在不同的解读和看法。在前述“进水套”案中，有学者就认为，虽然本案中提及了“可预见性”的字眼，但其出发点在于社会公众，而非专利权人。因为在社会公众看来，权利要求既然已经明确限定为“锥面”，把“平面”解释进保护范围则会损害权利要求的限定。这其实是引入了同样从美国判例法中演绎出的另一项限制等同原则的“不成文”的规则，即“损坏权利要求原则”，或称“权利要求妨害原则”，该原则起源于美国最高法院在1997年Warner-Jenkinson案中对等同原则的担忧，即“一旦适用等同原则进行侵权判定会使得权利要求中技术特征的限定无效，那么就不能适用等同原则”。不过，与“可预见性规则”的命运类似，这一规则同样因为存在定义上难以自洽，适用上缺乏统一逻辑标准，结果缺乏可预期性等弊端，所以并未得到广泛的认可和适用。
专利制度是协调平衡专利权人和社会公众利益的制度。作为专利制度中界定权利保护范围的一项重要原则，等同原则既要将专利权的保护涵盖到权利要求书文字记载的范围之外，以充分保护专利权人的智力成果，也不能过分扩张专利权人的势力，挤压限制公众自由使用创新成果的空间，产生专利权滥用。因此，围绕利益平衡这一知识产权领域亘古不变的基石性原则，无论是“成文”的禁止反悔原则、捐献原则，还是“不成文”的可预见性规则，其宗旨均在于适度限制等同的范围，防止权利滥用，但也绝不能为限制而限制，侵蚀等同原则原本应有的作用空间，回到“字面侵权”的时代，从而由“亲专利权人”的极端走向“亲社会公众”的另一个极端。
所谓“适度限制”，是不能逾越范围，把某些本属于等同原则应有之义的情形纳入进来，尤其需要注意的是，等同原则的设立是为了避免被控侵权人通过对专利进行非实质性修改来逃避专利侵权责任，因为将使那些只是形式上简单替换，但实质上毫无二致的被诉侵权技术方案落在专利权的效力范围之外，既与专利制度鼓励创新的初衷相违背，也不符合公平正义的理念。这就意味着，不仅在专利申请日后产生的新技术可能属于等同的范围，申请日没有发生非实质性变化的替代性技术特征也不应理所当然地被排除在等同之外，至少不能因为没有发生实质性变化而被纳入“可预见性”的范围，给予其无需进行等同侵权比对的豁免，这样会极大地压缩等同适用的空间，损害专利权人的利益。由此看来，且不论“仪表壳体”案的结论是否正确，其关于等同适用情形的划分方式都是值得商榷的。
作为权利人用精雕细琢的语言编纂的排他性单句，权利要求是一项专利最重要的组成部分，承载着划定专利权边界的重任。但是，回溯专利制度发展的历史，在最初相当长一段时期内，并不存在权利要求书的概念，专利权的保护范围是法官在审查说明书内容之后确定下来的。直到后来，说明书因其冗长复杂的内容和繁琐拖沓的审批流程，导致在实践中不能起到很好地确定保护范围的作用时，才逐渐产生以撰写权利要求书的方式来抽象、归纳、概括发明人意欲保护的技术方案，并以此作为对外公示依据的方式。既然在这样的背景下产生，作为旨在克服说明书内容冗长、信息量过大、主次难分等弊病而出现的产物，权利要求天然地要对其所保护的技术方案进行高度抽象和概括，以牺牲完整性为代价来换取表述上的简洁和效率，这意味着发明人不得不在有限的篇幅内对语言文字作进一步的浓缩。有人形象的指出，“权利要求的语言可能无法捕捉到发明创造的每一处细节，也难以对新颖性的范围作出充分精确地描述”。
因此，我们可以肯定和吸收“可预见性规则”对等同原则的适用施加必要限制以达成利益平衡的理念，将其作为防止利益天平过分向权利人倾斜的砝码，但在适用时也要充分尊重权利要求自身的属性，不能苛以本不属于其职责范畴的任务，尤其要防止将权利要求的概括和泛化片面理解为对等同技术特征刻意的隐藏和遗漏，误使那些本该落入保护范围的技术方案成为“漏网之鱼”。
等同理论适用得宽或严，无不体现法院对司法政策的把握和运用。在包括知识产权在内的案件中，为实现个案的公平正义，法官可能在政策考量的指引作用下，根据社会经济环境的变化，从科技或经济政策角度分析专利保护问题，在一定空间内行使自由裁量权。具体到“可预见性规则”而言，其政策需求在于，通过使专利权人承担更多的责任，来倒逼专利文件撰写质量的提升，强化权利要求书的公示作用，并以此划定等同原则的适用界限。支持这一政策的逻辑还在于，要求权利要求清晰准确虽然要求申请人在撰写时作出一定的投入，但该成本总体应该是可控的，而且此举可收获的整体效益远高于前述成本，也是建立权利要求边界更加清晰的专利制度的必要代价。
对于受众而言，如果我们不重视一段时期内保护政策的动态调整对裁判尺度的影响，也就无法体会裁判者在审理过程中的“良苦用心”。在“进水套”案中，最高人民法院就从政策立场对其在前后时隔10年的两起类案中不同的态度作出了解释，“一方面，随着专利制度的进一步普及和发展，专利权人的专利文件撰写水平不断提高，专利行政部门对专利申请文件的撰写要求更为严格，等同原则对于撰写水平较低专利的保护作用在逐级减弱；另一方面，人民法院对等同原则的认识更为深刻，对等同原则的适用也更为严格和谨慎。故最高人民法院（2009）民申字第157号民事裁定对等同侵权的认定并不影响本案侵权是否成立的判定”。这一回应显然更多地是站在严格限制等同、促进专利质量提升的角度的。
既然被赋予了为政策导向服务的职责和使命，在理解和适用“可预见性规则”时就需要在综合考虑专利制度整体的现实情况和未来提倡的发展导向，结合涉案专利的具体内容以及个案的实际案情等因素后，再行斟酌和把握其发挥作用的尺度和空间，至少要灵活对待，不要拘泥于已有的规则，过早僵化其适用场景，从而加剧本来就很复杂的等同认定问题的模糊度，进一步撕裂等同侵权的认定标准。
理论分析的最终目的还是更好地指导实践，明确以上理解“可预见性规则”时应注意的几点原则，有助于我们在具体案件中更好地适用该规则。
如前文所述，“可预见性规则”适用的障碍之一在于，如何判断争议技术特征是否属于“可预见”的范围，而在说明书中是否提及，可以作为我们评判权利人在申请时是否“预见”过该技术特征的有效手段，也可以降低这一范围判断时的主观性和模糊性，避免误伤权利人利益。例如，在“消防排烟装置”案中，涉案专利权利要求1中包含一项技术特征“所述控制系统包括无线控制器与接收装置”。权利人认为，被控侵权产品中的“有线控制器”与涉案专利中的“无线控制器”属于等同的技术手段。审理法院则认为，根据涉案专利说明书的记载，“该专利设置有控制系统，控制系统可以是无线控制系统亦可是有线控制系统”。本案中，从捐献的角度看，“有线控制器”属于涉案专利权明确放弃的技术方案，应视为其已被“捐献”给了社会公众；从“可预见”的角度看，“有线控制器”被明确写入说明书的举动意味着权利人在申请日时是“预见”过此技术特征的，但却未在权利要求中提及，则在主张侵权时不应再纳入保护范围之中。
因此，可以认为，“捐献原则”是启用“可预见性规则”的一种合理情形，或者说，在满足“捐献原则”适用条件的语境下，“可预见性规则”有了存在和适用的意义。当然，即便如此，我们还要注意的是，并非所有写入说明书但未写入权利要求的技术方案都会被当然地“捐献”出去，也要给专利权人一定的救济渠道，让其证明自己申请过程中已遵循了诚信原则、并非有意放弃该技术方案，在说明书中是为了更详尽完整地展现技术方案等。对此，有学者建议认为，应该将目前法定的“当然捐献原则”改进为“推定捐献原则”，使其适用时有一定灵活的空间，既能够为专利权人提供充分有效的保护，又不损害专利的公示性和社会公众的信赖。这一建议对于我们合理地适用“可预见性规则”同样值得借鉴。
“特意排除规则”的要义在于，如果专利申请人对其保护的范围进行了明确的限制，将其他变换技术方案特意排除在权利要求的范围之外，则不能将变换技术认定为等同技术。该规则同样源自美国联邦巡回上诉法院在一起案件中的论述，“如果权利要求中已经对某一结构特征进行了详尽的记载，此时要限制等同。……限制的程度与权利要求强调的程度成正比。……涉案专利已明确将拱座的根基部分限定为截头球形，（强调的程度）足以排除其他根本不同甚至相反的喇叭形”。套用到“可预见性规则”的适用场景中，对于某一可预见的替代性的技术方案，如果可以认定权利人对其进行了“特意排除”，在侵权时就不应再给予等同的保护。
当然，需要注意的是，我们在解释权利要求时，必须要在认真阅读专利文件后，确定权利人的表态达到了明确或特意强调的程度，才能“排除”某一技术方案，否则可能会不当地扩大适用该规则，将没有包括载明在权利要求中的内容机械地排除在外，否定等同。或许也正是因为这一判断过程带有较大的主观性和不确定性，“特意排除规则”也经历了与“可预见性规则”类似的命运，始终未能上升到法律的层面。
就“可预见性规则”的适用而言，如果技术特征A是实现发明目的的唯一途径，则即便技术特征B是本领域普遍知晓的惯常性手段，也不应被纳入等同的范围之内。例如，在“进水套”案中，通过认真阅读说明书不难发现，涉案专利最重要的发明目的就是通过采取“锥面”的进水套上表面，实现“浮球与锥面呈线性接触，所以不会产生腐蚀”的发明目的，而“平面”的进水套上表面无法达到这样的效果，这就为本案适用“可预见性规则”提供了说理的空间。无独有偶，最高人民法院知识产权法庭在其审理的“绿篱机”案中也流露出了类似的思路。本案中，涉案专利“一种电动绿篱机”采用了“电机”驱动的方式，并在说明书中进一步指出现有技术包括“电机”驱动和“燃油发动机”驱动两种方式，前者具有“环保无污染”的技术效果。法院据此认为，“专利权人……明确知晓现有技术中存在电机驱动和燃油发动机驱动两种方式，且'环保无污染’是本专利相较于现有技术新增的一个技术效果，但在权利要求中仅强调电机驱动，即明确表示涉案专利的驱动方式仅限于电机驱动，而非燃油发动机驱动”。显然，发明目的的考量对裁判者在上述案件中采纳“可预见性规则”起到了关键的促动作用。
“可预见性规则”就像一颗石子，自诞生之日起就在等同原则的“池塘”中激起了不小的“涟漪”。一方面，它担负着维护权利要求公示作用，促进专利撰写质量提升的使命，为我们在司法裁判中合理界定等同范围提供了一个新的可供把握的维度；另一方面，囿于逻辑基础混乱、适用条件模糊、操作标准随意、打击面过大等为人诟病的问题，其在学理和实践中一直存在较大争议，也未能“升格”为正式的法律规则。在笔者看来，存在即合理，任何制度的产生都有其正当性所在，无论“可预见性规则”未来的走向如何，我们都应该在深刻理解其本质初衷的基础上，准确把握其适用的条件和情形，充分利用和发挥其价值优势，最终达到对专利权更为公正合理保护的目标。